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【专利】员工走了,技术千万不能跟着走!

2019-02-28

A某自2016年在B科技公司担任技术总监一职,2018年初,A某从B公司离职后,入职C公司。2018年底,C公司以公司的名义申请某发明专利,发明人为A某。B公司认为该专利为职务发明专利,专利权应属于B公司,故向法院提起诉讼。

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一、B公司的解决方案

根据现行法律规定,职务发明创造包括执行本单位的任务完成的发明创造和主要利用本单位的物质技术条件完成的发明创造两种类型。其中,执行本单位的任务完成的发明创造又分为三种情形:一为在本职工作中作出的发明创造;二为履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;三为退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

本案的主要争议焦点在于,涉案专利是否与A某在B公司承担的本职工作或者B公司分配的任务有关。法院认为发明创造的发明目的或者技术方案应当与员工在本职工作(或履行单位交付的任务)中实际或应当承担的任务相同或密切相关,即在认定职务发明创造时,应当主要考量员工的本职工作或所履行的单位交付的任务中是否包含了与涉案专利发明目、技术方案相同或者密切相关的研发工作任务。不能因发明创造与本职工作或工作单位在技术领域、业务领域上相同或接近,就认定为职务发明创造。

本案中,B公司从劳动合同约定的工作内容入手,通过日常工作记录、项目进度记录、会议记录等文件进行说明A某在B公司承担的本职工作内容或者B公司分配的任务内容,认为工作内容、任务内容与涉案专利内容相关。经过B公司与代理人的不懈努力,最终赢得了诉讼胜利,夺回了专利。

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二、类似问题的处理方案

跳出本案的案情限制,公司究竟该如何避免技术被员工带走,笔者认为,可从以下两个角度进行考虑。

第一,防患于未然。首先,公司可制定相关制度,明确技术归属、规范职务发明人或设计人的奖励和报酬数额及发放等问题。其次,公司可明确主要技术人员的工作内容,适当存留工作记录、参会记录等文件,避免因举证不当导致诉讼失利。最后,可与技术人员签订保密协议、竞业禁止协议等文件,以免技术泄露。

第二,亡羊补牢,犹未迟也。首先,公司一旦发现技术被离职员工带走,切莫打草惊蛇,应尽快收集、固定一切支持己方立场的证据。其次,公司可以选择与离职员工进行谈判,建议根据保密协议、竞业禁止协议等文件内容,计算违约金,对离职员工施压,尝试通过谈判取回专利权利。最后,就目前实务来看,大多数离职员工不将自己登记为职务发明的发明人,公司需先行证明涉案专利的实际发明人为离职员工,再举证证明该涉案专利为职务发明。

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作者:Zoe

 

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(本文系作者个人对知识产权相关理论知识或案例的阐述与研究,不代表所在公司的观点。)


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