当前位置:资讯 > 试论专利代理机构的责任与作用
试论专利代理机构的责任与作用

2014年06月07日


  至今为止,还没有人依据专利法及其细则分析专利审查机构、专利代理机构以及申请人三 方面为获得专利权并使其稳定,应各自承担多少法定责任。本文试图从专利法第 45 条和细则 第 65 条 2 款的规定,找出专利代理机构由于撰写申请文件、答复审查意见的工作,应该对授 权率和权利稳定率承担 52.63%的法定责任的依据;通过大量数据统计,本文得出在发明专利 授权过程中,代理机构的作用近乎于 90%。而审查尺度变化和对职务发明支持力度变化,会 影响答复次数并直接影响到发明申请的授权率。——世纪恒程知识产权http://www.sjhcip.com转载

一、专利系统三大支柱各自应该承担的法定责任有:
1、专利审查机构应该承担的法定责任有:
 凡是细则 53 条规定应作实质审查的条款,而后又以这些条款为由宣告其专利权无效的, 都应视为审查机构的责任。
○1  法 2 条 2 款,发明保护的客体,记 1 条。
○2  法 22 条 2 款、3 款、4 款,指发明的三性,记 3 条。 因为三性中任何一性都可以单独作为驳回申请及提出无效宣告请求的理由,故此法条应是三条。
○3  法 26 条 3 款,被授权的发明专利应该充分公开,记 1 条。
○4  法 26 条 4 款,授权的发明专利的权利要求应得到说明书的支持,而且权利要求应当清楚,记 2 条。
○5  法 33 条,发明专利申请文件的修改不得超范围,记 1 条。
○6  细则 20 条 2 款,发明专利的独立权利要求不能缺少必要的技术特征,记 1 条。
○7  细则 43 条 1 款,发明专利分案的修改也不得超范围,记 1 条。
○8  法 5 条,发明专利权的授予不应违反法律规定和社会公德,也不得妨害公共利益,记 1 条。
○9  法 25 条,授权的发明专利的技术方案不应是科学发现、智力活动规则和方法,也不能是 疾病的诊断和治疗方法,更不能是动物和植物品种及用原子核变换方法获得的物质,记 1 条。
○10 法 9 条,同一发明创造不能授予 2 件以上专利权,记 1 条。
涉及审查部门的共有 13 条理由可以作为对授权专利提出无效宣告请求。

2、专利代理机构应该承担的法定责任:
  凡是细则 44 条规定应作初步审查的条款,而后又依据这些条款为由宣告其专利权无效的, 都应视为专利代理机构的责任。
○1  法 2 条 3 款,新型保护客体,记 1 条。
○2  法 2 条 4 款,外观设计保护客体,记 1 条。
○3  法 26 条 3 款,被授权的新型专利应充分公开,记 1 条。
○4  法 26 条 4 款,新型权利要求应得到说明书支持,而且权利要求应当清楚,记 2 条。
○5  法 33 条,新型和外观修改不得超范围,记 2 条。
○6  细则 20 条 2 款,新型的独权不应缺少必要技术特征,记 1 条。
○7  细则 43 条 1 款,分案修改不得超范围,新型和外观共记 2 条。
○8  法 27 条 2 款,外观设计图片或照片应当清楚,记 1 条。
○9  法 5 条,涉及新型和外观的,记 2 条。
○10 法 25 条,涉及新型和外观的,记 2 条。
○11 法 22 条 2 款、4 款,新型明显不具备新颖性和明显不具备实用性,记 2 条。
○12 法 23 条 1 款,外观明显不具备新颖性的,记 1 条。
○13 法 9 条,同一发明创造不能授予 2 件以上专利权,涉及新型和外观,记 2 条。
涉及代理机构的合计为 20 条。

3、发明人和设计人应该承担的法定责任: 凡是实审和初审都不包括的条款,但在无效宣告请求理由中却含有的条款,则视为申请人的责任。
○1  法 22 条 3 款,新型不具备创造性的,记 1 条。
○2  法 23 条 2 款、3 款,外观与现有设计或现有设计的组合无明显区别特征或与在先权利相 冲突的,记 3 条。除与在先权利冲突以外的以上 3 条,只有在授权后请专利局做评估报告时才能确定。
○3  虽然实审和初审都包括法 20 条 1 款,但申请人作为后,不向代理人或审查机构说明,专 利代理人和审查员是无法知道的。
涉及申请人的合计为 5 条。

4、三大支柱各承担法定责任的比例:
通过以上分析看出细则 65 条 2 款规定了无效宣告请求的理由共有 38 条,而审查机构有13 条,占 34.21%,代理机构有 20 条,占 52.63%,申请人有 5 条,占 13.16%。 对三大支柱责任的划分主要依据是:实审条款归实审机构,初审条款归代理机构,实审和初审都不包括的条款,但无效宣告请求理由又含有的,则归申请人。

二、虽然法律规定了专利代理机构由于撰写专利申请文件、答复审查意见所尽的义务来看, 应承担 52.63%的法定责任,但从专利授权率和专利权稳定率中所起的作用看,却可能是 90% 左右:
  从专利代理机构负责的 20 条无效宣告请求的理由可以看出,由代理机构负责的大部分是新 型和外观的撰写质量问题,而另一部分是新型明显不具备新颖性,明显不具备实用性,外观 和新型明显不属于保护客体,与现有外观明显相同。这些明显不符合规定的内容是代理人应 当知晓的,也是有能力避免的,故是代理人应尽的义务。所以由于这些条款专利权被无效掉 代理机构理应承担责任。
   除此之外,发明专利说明书公开充分与否,独权是否缺少必要技术特征,发明专利权利 要求是否清楚,发明修改是否超范围,权利要求是否得到说明书的支持,虽然都是审查员实 审的内容,但作为专利代理人有义务把他写好,并符合规定。如由于这些条款不被授权或授 权后专利权被无效掉,专利代理人也有推脱不掉的责任。
  还有发明专利应具备的三性,虽然都是审查员在实审工作中应做的,但是创造性中的是否 “具有显著的进步”与代理人在申请文件中的描述有直接的关系。还有实用性是否具备,代 理人也应能识别出来。关于发明专利中的创造性,虽然代理人不能完全掌握,但在答复审查 意见中,引导专利申请走向授权的彼岸中,代理人的作用是不能低估的,他的作用远远大于 审查员和发明人的作用。我认为在专利申请的过程中发明人是技术方案的数据库,审查员是专利走向授权彼岸道路上的关卡,而专利代理人则是引导专利走向授权彼岸的向导。

三、从哈尔滨工业大学和黑龙江大学发明专利授权率的变化看出我事务所的作用:

1、哈尔滨工业大学近三年申请发明专利的授权率的变化:
   哈尔滨工业大学自 2001 年就全权委托我事务所代理其知识产权业务,2001 年哈工大申 请发明专利在全国高校中排名为第 23 位,之后的第三年 2004 年其发明专利在全国高校申请 量排名即达到第六位,到 2009 年其申请发明专利在全国高校排名就达到了第三位,此排名一 直持续到 2011 年。但从 2011 年起全国高校不再以发明的申请量进行排名了,而是以发明的 授权量进行排名,

7*12

小时在线客服

10m

快速响应

多对1

专业服务

99%

问题解决率

关注我们

恒程创新服务

恒程汇

广东泰兆律所

首席知产官

恒程创新 版权所有 ICP备案:粤ICP备17164810号-1