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浅析对比文件的“充分公开”

2014年06月19日


一、序言
      中国专利法第 26条第 3款规定:说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准。
      关于“能够实现”,《专利审查指南》规定,所属技术领域的技术人员能够实现,是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容,就能够实现该发明或者实用新型的技术方案,解决其技术问题,并且产生预期的技术效果。说明书应当清楚地记载发明或者实用新型的技术方案,详细地描述实现发明或者实用新型的具体实施方式,完整地公开对于理解和实现发明或者实用新型必不可少的技术内容,达到所属技术领域的技术人员能够实现该发明或者实用新型的程度。
      审查员如果有合理的理由质疑发明或者实用新型没有达到充分公开的要求,则应当要求申请人予以澄清。在实务中,特别是对于化学领域来说,应对审查员所指出的专利申请“公开不充分”的审查意见,往往需要耗费大量的时间和精力。
      但是,在中国专利实践中,就“充分公开”的讨论一般集中在请求授予专利权的申请或是无效程序中被请求宣告无效的专利(方便起见,在下文中称为“本发明”),很少探讨在上述两个阶段中所引用的对比文件是否满足“充分公开”。“事实上,不论是在化学领域,还是其他领域,不论是新颖性审查还是创造性审查,鉴于审查效率、举证成本等因素,审查员通常不会主动核实对比文件公开充分与否(不排除例外情形)”。
      虽然一部分的对比文件本身在审查阶段已经被审查过是否“充分公开”。但是,考虑到:一部分的对比文件在公开之后未经过实质审查就撤回了申请、实质审查阶段也难免出现疏漏、特别是在中国实务中审查员越来越多地引用未经过实质审查的实用新型专利作为对比文件,判断“对比文件的充分公开”渐渐显现出其重要性和必要性。

二、美国相关案例介绍
      他山之石,可以攻玉,下面笔者简单地对美国的实践进行介绍。

(一)美国的《专利审查程序手册》
      在美国专利实践中,“对比文件是否充分公开、是否能够实施”已经明确作为判断对比文件能否用于评价本发明的新颖性的一个考虑因素。美国专利商标局颁布的《专利审查程序手册》“现有技术被假设为可以操作/实施”规定:当根据对比文件能够明确预期所请求保护发明的所有要素或者使上述所有要素显而易见时,该对比文件假定为可以操作。一旦发现该对比文件,提供证据反驳该可操作的假定的举证责任则落在申请人身上。
      此外,《专利审查程序手册》第2100章第2121节对于“当可操作性存有疑问时,使用基于现有技术的反对意见”作出规定:宣称公开(本发明)的对比文件的公开内容必须提供请求保护的发明的可实施的技术方案;如果仅仅提及或描述请求保护的发明,不进行过度的实验就无法从该对比文件得到请求保护的发明,这样的对比文件的公开内容是不充分的。在同一节还规定,即使对比文件自身没有教导所属领域技术人员如何实施发明,也可以提出美国法典35章102节的反对意见(不具有新颖性)。在这种情况下,如果该对比文件教导了请求保护的物品的每个要素,可以引用例如其它专利或专利申请公开的次要证据,表明制造和/或使用该方法已经为公众所知。

(二)美国相关判例

1.Hoeksema案
      审查中需要判断对比文件是否具有能够实施的公开内容这一原则,由Hoeksema案确立。该案涉及化学领域的化合物发明,在美国专利商标局的审查过程中,审查员以该申请的唯一一项权利要求相对于De Boer专利(U.S. Patent No. 3,094,460,申请日1959年1月20日,授权日1963年6月18日)显而易见而驳回Hoeksema申请。专利局上诉委员会(Patent Office Board of Appeals)也确认了该驳回决定。美国海关和专利上诉法院(Court of Custom and Patent Appeals)的第一次审理也维持了专利局上诉委员会的决定。Hoeksema不服,提出再审,再次庭审之后,美国海关和专利上诉法院认为先前的判决存在错误,并且推翻了上述委员会的决定。
Hoeksema一方提出,De Boer专利没有教导所属领域的技术人员如何制备Hoeksema申请请求保护的化合物,审查员也没有引述任何其它教导如何制备该化合物的对比文件。为支持其观点,Hoeksema一方提交了Paul F. Wiley博士的声明,证实公众在Hoeksema申请的申请日之前无法得知如何制备Hoeksema申请的化合物。Wiley博士的专家证人身份在庭审中没有受到挑战。
      该案的再审判决写道:Hoeksema一方同意,因为请求保护的主题是已有化合物的同族体,如果现有技术公开了制备该化合物的“显而易见”的工艺,该同族体将是显而易见的。由于专利局的记录没有表明能够通过已知或显而易见的方式制备该化合物,现有技术的该缺陷排除了得到(该化合物)显而易见的结论。因而,该判决得出了如上的原则:
      在确定现有技术公开的内容而该公开内容对于宣告申请人的发明不具有新颖性来说是必要内容的情况下,所需要进行的判断是对比文件是否给出能够实施(充分公开)的(工艺)内容,并且通过该工艺能够制备请求保护的化合物。
该判决还强调,在(根据)任何公开文献作出不授予专利权的法定禁止之前,其公开内容必须使得所属领域技术人员利用其教导,结合该特定领域的已知知识,得到该发明。根据该法律原则,仅仅由化学公式或仅仅由具有顺序的化学元素确定的化合物,并不足以证明具有相同化学公式或具有相同顺序的化学元素的化合物是已知的。对于任何表明或暗示化合物是已知的现有技术,所进行的真正的判断是该现有技术是否使得公开的化合物处于公众已知的状态。
      就Jordan专利,专利权人Beckman Instruments Inc.提供了专家证人,该专家证人作证:Jordan专利公开的装置无法工作从而实现其目的;公开了无法工作的公开文献不能作为现有技术。就该专家证人的证言,该案的判决如此写道:Beckman的专家证人的证言明显是错误的解读法律。虽然对比文件公开了无法工作的装置,它仍然是提供技术教导的现有技术。

三、简要分析
      可以看到,美国专利制度对于对比文件是否能够实施作出了明确的规定,并且在程序上作出了详细的指引。对于专利申请人/专利权人、代理人,能够从发明的新颖性检索开始,到评估现有技术、答复审查意见和无效阶段防守等一系列的程序中都有充分准备,面对任何一篇对比文件时,在考虑该对比文件公开的技术内容时,同样重要地考虑对比文件公开的技术方案能否实施;对于审查员来说,能够有明确的指引对于对比文件的技术方案是否能够实施进行判断。通过

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