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审查思维与策略

2014年06月20日


引言
      在专利审查过程中,当某一权利要求存在保护范围不清楚时,如何解读权利要求的保护范围,取决于基于什么样的审查思维,并且直接影响审查策略的选择。
     《中华人民共和国专利法》第五十九条规定:发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。
      根据专利法第五十九条,当授权专利的权利要求中存在不清楚的缺陷或瑕疵时,如果根据说明书及附图记载的内容可以清楚地理解权利要求的技术方案,则可以援引说明书及附图的内容解释权利要求的保护范围,从而在一定程度上保持授权专利的稳定性。
      然而,在专利审查过程中,如果权利要求的保护范围存在不确定性,在审查实践中应当如何解读权利要求的保护范围并且选择何种审查策略进行审查呢?从下面的案例可以看出,在审查实践中,我国与美欧等世界主要专利局针对此类问题在审查策略的选择上存在差异。

一、案情介绍

     某申请为 PCT国际申请,其原始权利要求如下
      一种显示元件的驱动方法,……其特征在于,在进行所述图像写入处理之前,对所述扫描电极执行空扫描处理。
由于在本领域中,“空扫描处理”没有公知的定义,权利要求中限定了执行“空扫描处理”,但没有限定“空扫描处理”具体是怎样的一种处理。因此,根据《专利合作条约》的相关规定,权利要求存在保护范围不清楚的缺陷。
      在该申请的说明书实施例中,具体说明了“空扫描处理”的详细处理过程。PCT国际检索报告针对该权利要求给出了3篇X类文献,影响该权利要求的新颖性。
      然而我们通过阅读这三篇X文献可以发现,这些文献中虽然都包含了类似的处理,但均没有披露本申请说明书中具体限定的“空扫描处理”过程。

二、SIPO、EPO、USPTO、JPO和KRPTO对该申请的审查意见该PCT国际审查分别进入了我国与美日欧韩等国家局。
      下面,将分别介绍我国、欧洲、美国及日韩专利局的首次审查意见,其中所援引的对比文件均来源于PCT国际检索报告。

1、SIPO一通审查意见

      在我局审查过程中,一通中指出,权利要求中“对所述扫描电极执行空扫描处理”概括了一个较宽的保护范围,说明书中记载的是……,本发明要解决的技术问题是….(此处略),因此,本领域技术人员难以预料除说明书中记载的执行空扫描的方式外,是否还有其它方式也能解决本发明的技术问题,并达到相同的技术效果。因此,权利要求没有以说明书为依据,得不到说明书支持。
      可见,我国审查员在面对本申请这类情形时,通常会指出权利要求不支持(或者不清楚)有时,在指出权利要求技术方案保护范围不清楚的同时,还会针对申请人可能的修改对修改后的技术方案的三性进行假设评述。当然,假设评述并不是必须进行的,而且也仅在假定的技术方案不具备三性的情况下,审查员才可能会同时给出三性的假设评价。

2、EPO检索书面意见(EPO Search Opinion)
      该PCT申请在进入欧洲国家阶段之后,EPO进行了补充检索,并且在欧洲检索书面意见中首先指出权利要求的保护范围不清楚:在上述有关权利要求不具备新颖性的审查意见中,欧洲审查员认为对比文件中的假信号(dummy signal)及其有关的限定和处理,公开了本申请中的“对所述扫描电极执行空扫描处理”,并详细阐述了审查员得出该结论的思维过程,也即其所认定的对比文件公开的相关技术事实,隐含表明了既然权利要求中没有清楚的限定“空扫描”具体是什么处理,审查员将其含义作上位的理解,因而认为对比文件中的假信号及其相关处理即公开了权利要求。

3、USPTO审查意见(Non-final Rejection)
      针对同样的审查文本,USPTO在审查意见中同样首先指出空扫描处理含义不清楚:在该条有关权利要求 清楚性的审查意见后面,且在颖性和创造性的审查意见之前,美国审查员接下来指出:可见,针对权利要求中包含有不清楚的术语“空扫描处理”的情形,美国审查员开宗明义,表明为了相对于现有技术进行审查,将权利要求中的“空扫描处理”理解为“与任何显示元件的任何驱动方法有关的任何扫描装置的任何操作”。也即,为了对申请的新颖性和创造性作出评判,审查员明确提出将权利要求中不清楚的表述做最上位的理解,并基于此理解评述权利要求的新颖性和创造性。

4、JPO和KRPTO一通审查意见
      JPO和KRPTO针对本申请的一通审查意见中均只评述了权利要求不具备新颖性或创造性,将对比文件中的某一处理直接认定为披露了权利要求中的“空扫描处理”,未对权利要求中“空扫描处理”是否清楚发表意见。从新颖性和或创造性的审查意见可以看出,在JPO和 KRPTO的审查意见中,同样将权利要求中不清楚的表述“空扫描处理”做上位的理解。

三、审查策略的差异与审查思维
      通过前面的案例可以看出,当权利要求的保护范围存在不清楚的缺陷,并且结合说明书中的具体实施例或者附图能大体理解申请的技术方案,且审查员通过检索并没有找到能评价说明书具体实施例的XY文献时,我国审查员倾向于在审查意见中主要指出权利要求的技术方案不清楚(也有采用不支持来评述的),并且在给出有关“不清楚”(或“不支持”)的审查意见时,倾向于援引说明书中记载的具体内容,希望通过这种方式引导申请人修改申请文件,对权利要求的技术方案作出清楚的限定,在审查意见中不再同时评价权利要求的三性;或者,在指出权利要求不清楚的同时,还针对假设技术方案(即审查员假定申请人收到审查意见通知书后,会对权利要求的技术方案作出何种修改,本文中将如此修改之后的技术方案称为“假设技术方案”)评价新颖性和创造性(如果假设技术方案相对于现有技术具备新颖性和创造性,在审查意见中通常将不再同时评价新颖性和创造性)。
      与之相比,美日欧韩专利局审查员更倾向于将权利要求中不清楚的表述做最上位和最宽范的

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